智慧財產及商業法院民事　排除侵害專利權等（2026-01-29）

裁判全文（主文及理由）

智慧財產及商業法院民事判決  
113年度民專訴字第71號
原      告  Boehringer Ingelheim International GmbH（德
            商百靈佳殷格翰國際股份有限公司）


法定代理人  Jan-Christian Redel、Dr. Jan-Wilhelm Bolt


訴訟代理人  張哲倫律師    
            陳佳菁律師    
            李瑞涵律師    
            張雅雯專利師  
被      告  生達化學製藥股份有限公司

法定代理人  范滋庭              
訴訟代理人  侯慶辰律師    
            黃雋捷律師   
            何柏均專利師 
上列當事人間請求排除侵害專利權等事件，本院於中華民國114
年12月16日言詞辯論終結，判決如下：
    主  文
被告不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販
賣、使用或為上述目的而進口「優醣降膜衣錠25毫克（Emflozin
 Film-Coated Tablets 25mg）」藥品。
訴訟費用由被告負擔。
原告假執行之聲請駁回。
　　事實及理由
壹、程序事項：
一、本件為涉外民事事件，我國法院有國際裁判管轄權：
　　按民事事件涉及外國人或外國地者，為涉外民事事件，內國
    法院應先確定有國際管轄權，始得受理，次依內國法之規定
    或概念，就爭執之法律關係予以定性後，決定應適用之法律
    （即準據法）（最高法院98年度台上字第2259號判決意旨參
    照）。又法院就涉外民事事件有無國際審判管轄權，應依法
    庭地國之國內法規定。倘法庭地國就訟爭事件之國際審判管
    轄尚乏明文規定，則應綜合考量法院慎重而正確認定事實以
    發現真實、迅速而經濟進行程序以促進訴訟，兼顧當事人間
    之實質公平，及個案所涉國際民事訴訟利益與法庭地之關連
    性等因素，並參酌民事訴訟法有關管轄規定及國際民事審判
    管轄規則之法理，妥適決定之（最高法院110年度台抗字第6
    93號裁定意旨參照）。查原告係依外國法律註冊登記之外國
    法人，被告則為依本國公司法成立之法人；而原告係主張被
    告申請查驗登記之「優醣降膜衣錠25毫克（Emflozin Film-
    Coated Tablets 25mg）」學名藥（下稱系爭藥品），有侵
    害原告所有中華民國第I323264號「經吡喃葡萄糖基取代之
    苯基衍生物、含該等化合物之藥物、其用途及其製造方法」
    發明專利（下稱系爭專利1，甲證2、甲證4號）及侵害原告
    所有中華民國第I478935號「醫藥組合物、治療方法及其用
    途」發明專利（下稱系爭專利2，甲證3、甲證5號，與系爭
    專利1合稱系爭專利）等語。被告之營業所所在地設在本國
    境內，且原告所主張被告侵害系爭專利之虞之行為地亦在本
    國境內，可知本件係屬於涉外侵權行為關於專利法所生之民
    事事件，自得類推適用民事訴訟法第2條第2項、第15條第1
    項規定，由我國法院管轄而有國際管轄權。
二、準據法之選定：
　　按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，
    涉外民事法律適用法第42條第1項定有明文。本件原告主張
    其依我國專利法規定取得之專利權有受被告侵害之虞，是本
    件自應以權利應受保護地之本國法律為準據法。又依專利法
    所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件
    ，均由智慧財產及商業法院管轄，智慧財產及商業法院組織
    法第3條第1款及智慧財產案件審理法（下稱智審法）第9條
    第1項分別定有明文。查本件係專利法所生之民事事件，符
    合上開規定，本院就本件侵害專利權所生之第一審民事訴訟
    事件，具有國內管轄權。
三、當事人能力：
　　按公司法第4條規定：本法所稱外國公司，謂以營利為目的
    ，依照外國法律組織登記之公司。外國公司，於法令限制內
    ，與中華民國公司有同一之權利能力。即廢除外國公司認許
    制度，尊重依外國法設立之外國公司於其本國取得法人格之
    既存事實，而認與我國公司具有相同權利能力。又按有權利
    能力者，有當事人能力，民事訴訟法第40條第1項定有明文
    。本件原告為依外國法律設立之外國法人，與我國公司有同
    一之權利能力，有當事人能力，自得為本件原告。
貳、實體事項：
一、原告主張略以：
  ㈠原告為系爭專利之專利權人。系爭專利1之原專利權期間已於
    民國114年3月14日屆滿，自同月15日進入1,677日之延長期
    間，其核准延長之範圍為「用於第二型糖尿病之Empagliflo
    zin、Empagliflozin於第二型糖尿病之用途、用於第二型糖
    尿病之Empagliflozin之製法」。嗣原告於113年10月15日向
    經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）提出申請更正申請專
    利範圍（更正系爭專利1請求項1、13至16、18、19、30、32
    、40、42至44，刪除請求項2至12、20至29。請求項17、31
    、33-39、41未變更），此更正係屬合法。
  ㈡台灣百靈佳殷格翰股份有限公司（下稱台灣百靈佳公司）於
    登載專利資訊期限內，依藥事法第48條之3及第48條之4規定
    就其進口販售並取得許可證之衛部藥輸字第026405號「恩排
    糖膜衣錠25毫克（Jardiance 25mg Film-Coated Tablets）
    」藥品（下稱專利藥品）登載系爭專利相關專利資訊，專利
    藥品係受系爭專利所保護之新藥。
  ㈢原告代理人於113年9月4日收受被告113年9月2日達開字第240
    800108號函，被告就其申請查驗登記之系爭藥品，依藥事法
    第48條之12通知原告，稱系爭專利應予撤銷（下稱P4聲明）
    。惟系爭藥品已落入系爭專利1延長後之文義範圍，亦落入
    系爭專利2之文義範圍，且系爭專利倶無應予撤銷之事由。
    原告爰依藥事法第48條之13第1項及專利法第60條之1第1項
    之規定，於接獲通知之次日起45日內提起本件訴訟，以專利
    法第96條第1項規定，請求被告不得直接或間接、自行或委
    請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口系爭藥品，
    以達排除及防止侵害之目的。
  ㈣聲明：
　　⒈被告不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要
      約、販賣、使用或為上述目的而進口「優醣降膜衣錠25毫
      克（Emflozin Film-Coated Tablets 25mg）」藥品。
　　⒉原告願以現金或同額之銀行可轉讓定期存單供擔保，請准
      宣告假執行。
二、被告答辯略以：　　　
  ㈠系爭藥品未落入系爭專利1請求項之範圍，並無對系爭專利1
    構成文義侵權或均等侵權。
  ㈡系爭專利1有下列應撤銷事由，依智審法第41條第2項規定，
    原告不得對被告主張系爭專利1之權利。
　　⒈系爭專利1之更正違反專利法第67條第1項第2款及第67條第
      4項規定，更正為不合法。
　　⒉系爭專利1更正前請求項1至44（或更正後請求項1、13至19
      、30至44）所對應之發明說明內容，因未揭露據以實現要
      件而違反審定時專利法第26條第2項、第3項。
　　⒊系爭專利1更正前（或更正後）因不具新穎性（乙證1）而
      違反審定時專利法第22條第1項。
　　⒋系爭專利1更正前請求項1至44（或更正後請求項1、13至19
      、30至44）因不具進步性（乙證1、乙證1+乙證2-1）而違
      反審定時專利法第22條第4項。
　　⒌系爭專利1核准延長發明專利權期間有違反核准延長審定時
      專利法第57條第1項第2款規定，核准延長應予撤銷。
  ㈢系爭藥品固然有落入系爭專利2之文義範圍。然因系爭專利2
    有下列應撤銷事由，依智審法第41條第2項規定，原告不得
    對被告主張系爭專利2之權利。
    ⒈系爭專利2更正後請求項1至12所對應之說明書內容違反審
      定時專利法第26條第1項。
    ⒉系爭專利2更正後請求項1至12違反審定時專利法第26第2項
      。
    ⒊系爭專利2更正後請求項1因不具進步性（乙證4+乙證5、乙
      證5+乙證6）而違反審定時專利法第22條第4項。
    ⒋系爭專利2更正後請求項2因不具進步性（乙證4）而違反審
      定時專利法第22條第4項。
    ⒌系爭專利2更正後請求項3至12因不具進步性（乙證4、乙 
      證4+乙證5、乙證4+乙證6）而違反審定時專利法第22條第
      4項。
  ㈣聲明：
　　⒈原告之訴及假執行之聲請均駁回。
　　⒉如受不利益判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。
三、不爭執事項
　㈠原告為系爭專利之專利權人。
　㈡系爭藥品落入系爭專利2之文義範圍。
　㈢系爭專利2更正之合法性不爭執。
四、本件爭點如下：
　㈠爭點一：系爭藥品是否落入系爭專利1延長後之文義範圍？
　㈡爭點二：系爭專利1是否有效？
　　⒈系爭專利1之更正是否違反專利法第67條第1項第2款以及第
      67條第4項規定？
　　⒉系爭專利1更正前請求項1至44或更正後請求項1、13至19、
      30至44所對應之發明說明內容，是否違反審定時專利法第
      26條第2項規定？
　　⒊系爭專利1更正前請求項1至44或更正後請求項1、13至19、
      30至44，是否違反審定時專利法第26條第3項規定？
　　⒋系爭專利1更正前或更正後請求項1是否不具新穎性（乙證1
      ）?
　　⒌系爭專利1更正前請求項1至44或更正後請求項1、13至19、
      30至44是否不具進步性（乙證1、乙證1+乙證2-1）?
　　⒍系爭專利1經核准延長發明專利權期間是否違反核准延長審
      定時專利法第57條第1項第2款規定，核准延長應予撤銷？
　㈢爭點三：系爭專利2是否有效？
　　⒈系爭專利2更正後請求項1至12所對應之說明書內容是否違
      反審定時專利法第26條第1項？
　　⒉系爭專利2更正後請求項1至12是否違反審定時專利法第26
      條第2項？
　　⒊系爭專利2更正後請求項1是否不具進步性（乙證4+乙證5、
      乙證5+乙證6）?
　　⒋系爭專利2更正後請求項2是否不具進步性（乙證4）?
　　⒌系爭專利2更正後請求項3至12是否不具進步性（乙證4、乙
      證4+乙證5、乙證4+乙證6）?
　㈣爭點四：原告得否依專利法第60條之1、第96條第1項規定，
    請求被告不得直接或間接、自行或要請他人製造、為販賣之
    要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭藥品？
五、系爭專利及系爭藥品及被告所提專利有效性之證據技術內容
    ：
　㈠系爭專利1技術內容及更正與核准延長範圍分析：
　　⒈系爭專利1技術內容：
　　　系爭專利1係有關通式I.2c之經吡喃葡萄糖取代的苯衍生
      物其中R1至R6與R7a、R7b、R7c基係如請求項1所定義者，
      包括互變異構物、其立體異構物、其混合物與其鹽類。根
      據系爭專利1之化合物適合治療代謝病症（參系爭專利1摘
      要）。
　　⒉系爭專利1申請專利範圍分析：
　　　系爭專利1曾於106年2月18日提出更正申請專利範圍，並
      經智慧財產局核准公告，更正後系爭專利1申請專利範圍
      共計44項，其中請求項1、15、16、18至21、24、26、28
      至30、32、40、42、43為獨立項，其餘為附屬項。原告又
      於113年10月15日向智慧財產局提出申請更正申請專利範
      圍（更正系爭專利1請求項1、13至16、18、19、30、32、
      40、42至44，刪除請求項2至12、20至29）。惟該更正屬
      於伴隨舉發之更正，將與舉發案合併審查及合併審定，故
      該更正申請仍處審查階段。系爭專利1更正後內容如下：
　　　⑴一種具通式吡喃葡萄糖取代的苯衍生物，其中該吡喃葡萄糖取代的苯衍生物係選自以下所組成之群：1-氯基-4-（β-D-吡喃葡萄糖-1-基）-2-[4-（（R）-四氫呋喃-3-基氧基）-苄基]-苯；及1-氯基-4-（β-D-吡喃葡萄糖-1-基）-2-[4-（（S）-四氫呋喃-3-基氧基）-苄基]-苯，其中R1係選自A基的定義，而且若R3係選自B基的定義時，則R1係選自下列的意義：氫、氟、氯、溴、氰基、甲基、乙基、乙炔基及甲氧基，而且R2表示氫、甲基或甲氧基，而且R3係選自B基之定義，而且若R1係選自A基的定義時，則R3係選自下列的意義：氯、溴、碘、C1-6-烷基、C3-7-環烷基、羥基、C1-6-烷氧基、氰基、經1-3個氟原子取代的甲基或甲氧基以及C1-4-烷巰基，而且R4、R5彼此獨立地表示氫或氟，而且A表示C2-6-炔-1-基、氰基或C3-7-環烷基，而且B表示三甲基矽烷基乙基、乙炔基、2-羥基丙-2-基乙炔基、2-甲氧基丙-2-基乙炔基、3-羥基-1-丙炔-1-基、3-甲氧基-1-丙炔-1-基、環丙氧基、環丁氧基、環戊氧基、環己氧基、四氫呋喃-3-基氧基、四氫吡喃-4-基氧基、六氫吡啶-4-基氧基、N-甲基六氫吡啶-4-基氧基或N-乙醯基六氫吡啶-4-基氧基，而且R6、R7a、R7b、R7c代表氫，其中，除非另有說明，否則上述的烷基可為直鏈或支鏈，其互變異構物、立體異構物，其混合物與其鹽類。
　　　⑵根據請求項 1 之吡喃葡萄糖取代的苯衍生物，其特徵在於A 基表示乙炔基、環丙基或氰基。（刪除）
　　　⑶根據請求項1之吡喃葡萄糖取代的苯衍生物，其特徵在於B基表示乙炔基、（R）-四氫呋喃-3-基氧基或（S）-四氫呋喃-3-基氧基。（刪除）
　　　⑷根據請求項1之吡喃葡萄糖取代的苯衍生物，其特徵在於B基表示乙炔基、（R）-四氫呋喃-3-基氧基或（S）-四氫呋喃-3-基氧基。（刪除）
　　　⑸根據請求項1之吡喃葡萄糖取代的苯衍生物，其特徵在於該R3基係選自根據請求項1、3或4之B基之定義。（刪除）
　　　⑹根據請求項5之吡喃葡萄糖取代的苯衍生物，其特徵在於該R1基係甲基或氯且R3基係乙炔基、三甲基矽烷基、環丁氧基、環戊氧基、環己氧基、四氫呋喃-3-基氧基或四氫吡喃-4-基氧基。（刪除）
　　　⑺根據請求項1之吡喃葡萄糖取代的苯衍生物，其特徵在於該R1基係選自根據請求項1或2之A基之定義。（刪除）
　　　⑻根據請求項7之吡喃葡萄糖取代的苯衍生物，其特徵在於
        該R3基係選自氯、溴、碘、甲基、乙基、丙基、丁基、
        戊基、環丙基、環丁基、二氟甲基、二氟甲氧基、三氟
        甲基、三氟甲氧基、氰基、羥基、甲氧基、乙氧基或丙
        氧基。（刪除）
　　　⑼根據請求項7之吡喃葡萄糖取代的苯衍生物，其特徵在於R1基選自乙炔基、環丙基及氰基，且該R3基係選自氯、溴、碘、甲基、乙基、丙基、丁基、戊基、環丙基、環丁基、二氟甲基、二氟甲氧基、三氟甲基、三氟甲氧基、氰基、羥基、甲氧基、乙氧基或丙氧基。（刪除）
　　　⑽根據請求項1、2、3、4或5之吡喃葡萄糖取代的苯衍生物，其特徵在於該R2基表示氫或甲基。（刪除）
　　　⑾根據請求項1、2、3、4或5之吡喃葡萄糖取代的苯衍生物，其特徵在於該R4與R5基係代表氫。（刪除）
　　　⑿根據請求項1之吡喃葡萄糖取代的苯衍生物，其中該吡喃葡萄糖取代的苯衍生物係選自以下所組成之群：1-氯基-2-（4-環戊氧苄基）-4-（β-D-吡喃葡萄糖-1-基）-苯；1-氯基-4-（β-D-吡喃葡萄糖-1-基）-2-[4-（（R）-四氫呋喃-3-基氧基）-苄基]-苯；1-氯基-4-（β-D-吡喃葡萄糖-1-基）-2-[4-（（S）-四氫呋喃-3-基氧基）-苄基]-苯；1-氯基-4-（β-D-吡喃葡萄糖-1-基）-2-（4-環丁氧基-苄基）-苯； 1-氯基-4-（β-D-吡喃葡萄糖-1-基）-2-（4-環己氧基-苄基）-苯；1-氯基-4-（β-D-吡喃葡萄糖-1-基）-2-[4-（四氫吡喃-4-基氧基）-苄基]-苯；1-氯基-4-（β-D-吡喃葡萄糖-1-基）-2-[4-（1-乙醯基-六氫吡啶-4-基氧基）-苄基]-苯；1-（β-D-吡喃葡萄糖-1-基）-4-甲基-3-[4-（四氫呋喃-3-基氧基）-苄基]-苯；1-（β-D-吡喃葡萄糖-1-基）-4-甲基-3-[4-（2-三甲基矽烷基-乙基）-苄基]-苯；1-氯基-4-（β-D-吡喃葡萄糖-1-基）-2-（4-乙炔基-苄基）-苯；1-氯基-4-（β-D-吡喃葡萄糖-1-基）-2-[4-（六氫吡啶-4-基氧基）-苄基]-苯；1-氟基-4-（β-D-吡喃葡萄糖-1-基）-2-（4-乙炔基-苄基）-苯；1-（β-D-吡喃葡萄糖-1-基）-3-（4-乙炔基-苄基）-苯；及1-甲氧基-4-（β-D-吡喃葡萄糖-1-基）-2-（4-乙炔基-苄基）-苯。（刪除）
　　　⒀根據請求項1之吡喃葡萄糖取代的苯衍生物，其中該吡喃葡萄糖取代的苯衍生物係選自以下所組成之群：1-氯基-4-（β-D-吡喃葡萄糖-1-基）-2-[4-（（R）-四氫呋喃-3-基氧基）-苄基]-苯；及1-氯基-4-（β-D-吡喃葡萄糖-1-基）-2-[4-（（S）-四氫呋喃-3-基氧基）-苄基]-苯及1-氯基-4-（β-D-吡喃葡萄糖-1-基）-2-（4-乙炔基-苄基）-苯。
　　　⒁根據請求項1或13至9、12及13中任一項之化合物，其係與無機酸或有機酸產生之生理上可接受的鹽。
　　　⒂一種醫藥組合物，包含根據請求項1或13至14中任一項之化合物或其生理上可接受的鹽，且其視情形含有一或多種惰性載體與/或稀釋劑。
　　　⒃一種根據請求項1或13至14中任一項之化合物或其生理上可接受的鹽之用途，其係在製備適於治療或預防代謝病症之醫藥組合物。
　　　⒄根據請求項16之用途，其特徵在於該代謝病症係選自包括第一型或第二型糖尿病，糖尿病的併發症、代謝性酸中毒或酮中毒、反應性低血糖症、高胰島素血症、葡萄糖代謝病症、胰島素抗性、代謝症候群、不同起源的血脂異常、動脈粥狀硬化與相關疾病，肥胖症、高血壓、慢性心衰竭、水腫與